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I CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO
LAS DENOMINACIONES GENERICAS Y LAS MARCAS DE LOS MEDICAMENTOS

Carlos Lema Devesa
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
Abogado

INTRODUCCION

Ante todo, hay que indicar que a la hora de hablar de "genéricos", los juristas atribuimos una significación distinta a este término de la que le atribuyen los especialistas farmacéuticos. En efecto, estos últimos sostienen que "un genérico sería un medicamento de igual dosis, principio activo y comparable bioequivalencia que el medicamento original, cuya patente hubiese caducado y que se comercialice con su denominación común internacional". Sin embargo, para los juristas, una denominación genérica de un producto es la que originariamente o con posterioridad llega a designar el género de productos al que pertenece, como una de sus especies, el producto que se pretende diferenciar a través de la denominación.

Es verdad que cuando se obtiene un medicamento o una especialidad farmacéutica, se le asigna una denominación. En principio, ésta puede ser una denominación química. Sin embargo, en los últimos tiempos, se suele asignar una denominación de fantasía, que se inscribe como marca, para evitar que terceros puedan usar la misma. Además, si se quiere evitar un proceso de vulgarización de una denominación; es decir: que con el devenir del tiempo llegue a convertirse en la denominación común del correspondiente producto, el laboratorio o la empresa farmacéutica opta por diferenciar ese producto a través de una denominación caprichosa o de fantasía, con el propósito de emplearla como marca.

II.- LA PROHIBICION DE REGISTRAR DENOMINACIONES GENERICA EN LA LEY DE MARCAS

Conviene subrayar que la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988, no alude -por contraste con el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929- "expressis verbis" a las marcas en el sector farmacéutico. De modo que las marcas farmacéuticas, como reconoce la generalidad de la doctrina, se encuentran sometidas al régimen "general" instaurado en la citada Ley de Marcas, para toda clase de signos distintivos.

Pues bien, el Art. 11 de la Ley de Marcas, consagrado a las denominadas "prohibiciones absolutas", trata de evitar que se registren signos o denominaciones que tienen que ser usadas por la generalidad. O dicho con otras palabras, no se permite que un empresario pueda tener un monopolio, un derecho de exclusiva, sobre los mismos. De manera concreta, el Art. 11, apartado 1º de la Ley de Marcas, dispone:

"No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al Art. 1 de la presente Ley, los siguientes:

a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir.

b) Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio."

Como señala el Prof. Fernández Novoa, las letras a) y b) del Art. 11 de la Ley de Marcas implantan en el Derecho Español la prohibición de registrar como marcas -aunque con algunas diferencias- las denominaciones genéricas. Paralelamente, la letra c) del citado Art. 11 instaura la prohibición de registrar como marcas las denominaciones descriptivas. Esto es: las denominaciones que informan a los consumidores sobre las características del producto o servicio que pretende diferenciar la marca.

Llama la atención Fernández-Novoa en el sentido de que las prohibiciones formuladas por las letras a), b) y c) del Art. 11 afectan tan sólo a las solicitudes de marcas que estén "exclusivamente" compuestas por denominaciones genéricas o descriptivas. De tal manera que tales prohibiciones no entrarán en juego en el supuesto de solicitudes de marcas en las que junto a una denominación genérica o descriptiva figuren otros elementos característicos; esto es: otras denominaciones o bien otros gráficos.

1.- Signos cuyo registro está prohibido.

Como acabamos de señalar, la prohibición de registrar -como marca- signos genéricos se recoge en las letras a) y b) del Art. 11 de la Ley de Marcas. La doctrina ha criticado la distinción artificiosa que realiza la Ley, entre denominaciones genéricas "per se" -apartado a)- y denominaciones genéricas sobrevenidas -apartado b)-. Según Gómez Montero, el origen del Art. 11.1 a) de la Ley de Marcas se encuentra en una observación realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo al Anteproyecto de Ley de Marcas, que no contenía esta distinción. Ahora bien, para el Ministerio de Sanidad y Consumo la introducción de esta prohibición específica para los signos genéricos debería tener por finalidad prohibir denominaciones genéricas de algunos productos -como los farmacéuticos- que en ocasiones no coinciden con las habituales o usuales de los mismos.

Como ya dijimos anteriormente, el apartado b) del Art. 11 de la Ley de Marcas prohibe que se inscriban como signos, ya que los considera genéricos, aquellos que se han convertido en usuales para distinguir un producto o un servicio. De esta manera, se trata de evitar que los signos que -por virtud de un proceso de vulgarización o licuación- han perdido su carácter distintivo, puedan seguir constituyendo una marca. A este respecto, es curioso comprobar que, en al sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Abril de 1984, se calificó como denominación genérica el término "Febrin", que era un término adoptado por el uso para señalar el estado febril. Por consiguiente, no se accedió a la concesión del mismo como marca.

Por último, el Art. 11.1 c) de la Ley de Marcas prohibe la inscripción de las denominaciones descriptivas. Mediante el mismo se impide que alguien pueda apropiarse de un signo que aluda a características de los productos o servicios, que va a distinguir la marca. Características que -generalmente- también serán comunes a otros productos o servicios de su mismo género. Ahora bien, hay que advertir que por contraposición a los signos genéricos, que nunca podrán convertirse en marcas, las denominaciones decriptivas pueden constituir una marca si adquieren una "distintividad sobrevenida" o, en terminología anglosajona, "secondary meaning". A este respecto, el Art. 11, apartado 2 de la Ley de Marcas señala:

"El apartado 1, letra c), no se aplicará si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma."

2.- Signos cuyo registro puede admitirse.

Por contraste con los signos que nunca pueden registrarse como marcas; y con los signos distintivos que -inicialmente-, tampoco pueden registrarse como marcas, existen otros signos que poseen un parentesco con estos últimos y que, sin embargo, pueden constituir marcas. Me refiero a los denominados signos sugestivos. Estos signos no describen, sino que sencillamente sugieren cualidades o funciones de un producto o servicio. El problema que se plantea en este punto es trazar las fronteras entre una denominación descriptiva y una denominación sugestiva. Tarea que no resulta nada fácil. No obstante, existen pautas establecidas por la jurisprudencia extranjera y propugnadas por nuestra doctrina que permiten solucionar esta cuestión.

Por lo demás, debo indicar que los signos genéricos y descriptivos cuya inscripción está prohibida por el Art. 11.1 apartados a) y b) de la Ley de Marcas, van a poder figurar en una marca si se acompañan de un signo o denominación de fantasía. De tal suerte que se origine un conjunto peculiar que -como tal- podrá ser susceptible de ser registrado como marca. En este sentido, no hay que olvidar que -según la jurisprudencia del Tribunal Supremo- incluso la unión o combinación de dos signos genéricos o descriptivos puede llegar a formar un conjunto característico, apto para cumplir la función distintiva de la marca. Y, por ende, gozar de la pertinente inscripción registral. A este respecto, es sumamente ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Abril de 1984 que admitió la marca "PAIDOFEBRIN", que -como observarán- está integrado por dos vocablos genéricos, pero que unidos originan un término susceptible de constituir una marca.

III.- LA PROHIBICION DE REGISTROS EN LA LEY DEL MEDICAMENTO

La Ley del Medicamento de 20 de Diciembre de 1990 establece -curiosamente-, en nuestro Derecho, prohibiciones para registrar marcas. Esta circunstancia ha sido criticada por Fernández-Novoa, que acusa a los autores de la citada Ley del Medicamento de "ingerirse y entrometerse en el ámbito de Derecho de Marcas.

" 1.- Las prohibiciones del Art. 15.

El apartado 5 del Art. 15 de la Ley del Medicamento, dispone:

"No podrán registrarse como marcas para distinguir medicamentos las denominaciones oficiales españolas o las denominaciones comunes internacionales o aquellas otras denominaciones que pueden confundirse con unas y otras.

Las Administraciones sanitarias promoverán, de oficio, las actuaciones necesarias para que se declare la nulidad de una marca que se hubiere inscrito en el Registro de la propiedad Industrial contraviniendo esta prohibición."

Al analizar la mencionada prohibición, el autor citado subraya -en primer lugar- que la Ley del Medicamento no es un lugar adecuado para implantar una prohibición concerniente a las solicitudes de marca. Y, lo que es más importante, acentúa las críticas al texto del Art. 15, apartado 5º, porque a través del mismo se pretende enunciar una prohibición absoluta, paralela a las prohibiciones absolutas del registro de marca, que se contienen en las letras a) y b) del Art. 11 de la Ley de Marcas. Las cuales, como ya hemos visto, conciernen a la prohibición de registrar las denominaciones genéricas.

Aunque es lógico que una denominación oficial española, y una denominación común internacional no pueden monopolizarse por ninguna persona a título de marca, puesto que tales denominaciones deben ser libremente utilizadas por las empresas que operan en el correspondiente sector farmacéutico, es innegable que el texto del Art. 15 de la Ley del Medicamento contrasta con el tan citado Art. 11, párrafo 1º, a) y b) de la Ley de Marcas. A este respecto, Fernández-Novoa destaca -en primer lugar- que frente a la prohibición de la Ley de Marcas, que se limita a impedir que se registren las marcas compuestas "exclusivamente" por signos o indicaciones genéricas, el apartado 5 del Art. 15 de la Ley del Medicamento concierne a las denominaciones oficiales españolas o a las denominaciones comunes internacionales, sin incluir el adverbio "exclusivamente". Esta omisión es grave, toda vez que amplía injustificadamente el ámbito de la prohibición absoluta de registrar como marcas los signos genéricos.

A mi modo de ver, y ya hemos anticipado esta idea, podría constituir una marca, la locución compuesta por una denominación oficial seguida de un término caprichoso o de fantasía. Aunque, también debo advertir, que esta denominación oficial podría figurar en otras marcas, que presentasen un signo caprichoso o de fantasía diferente del que ostenta la marca anterior.

Por otra parte, se indica que el apartado 5º del Art. 15 de la Ley del Medicamento efectúa una ulterior y grave ampliación de la prohibición del registro, como marcas, de denominaciones genéricas. Extiende la prohibición al supuesto de denominaciones que puedan confundirse con las denominaciones oficiales españolas o las denominaciones comunes internacionales. De esta manera, la norma citada incluye dentro de la prohibición de los genéricos las denominaciones confundibles con las denominaciones oficiales españolas o internacionales de los productos que -prima facie- no son genéricas. Así las cosas, resalta Fernández-Novoa, que la Ley del Medicamento abandona el ámbito de la denominación genérica y se adentra en el campo de las denominaciones sugestivas. En efecto, cabe la posibilidad de que una denominación sugestiva, que tenga una raíz o prefijo de carácter genérico, se vea denegada por un eventual riesgo de confusión con la denominación oficial española o con la denominación internacional correspondiente. En suma, desde esta perspectiva, se evidencia una disconformidad entre la Ley del Medicamento y la Ley de Marcas. Esta última no concuerda con la primera, y se originan los problemas que acabamos de señalar.

2.- Ulteriores prohibiciones.

Además, hay que tener presente que el Art. 16 de la tan citada Ley del Medicamento, prevé la posibilidad de que una especialidad farmacéutica se identifique con un nombre de fantasía o marca comercial. E inmediatamente, especifica que si la denominación de la especialidad farmacéutica, es una marca comercial o un nombre de fantasía, no podrá confundirse con una denominación oficial española o denominación común internacional, ni inducir a error sobre las propiedades terapéuticas o la naturaleza de la especialidad. La atenta lectura de esta disposición permite afirmar que en la misma se contienen dos prohibiciones: una prohibición de registrar denominaciones genéricas y una prohibición de registrar denominaciones engañosas. La primera prohibición está redactada en términos equivalentes al apartado 5º del Art. 15 de la Ley del Medicamento. En efecto, se pretende prohibir que la marca de la especialidad farmacéutica pueda confundirse con una denominación oficial española o con una denominación común internacional. Por consiguiente, las mismas críticas que se han efectuado el Art. 15.5 de la Ley del Medicamento pueden darse por reproducidas en este lugar.

Ahora bien, Fernández-Novoa todavía añade ulteriores críticas. En primer lugar, el hecho de que un organismo administrativo, integrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo, aplique la correspondiente prohibición. Y, en segundo lugar, que el procedimiento de registro de denominaciones de especialidades farmacéuticas no puede equipararse al procedimiento del registro de marcas. De manera específica, señala el mencionado autor, el trámite de la contestación al suspenso, instaurado en materia de marcas, no es reconocido por la Ley del Medicamento, al regular la aprobación de las denominaciones de especialidades farmacéuticas. Sin embargo, entiendo que esta justa crítica puede salvarse, si es así que una vez dictada la correspondiente resolución administrativa, se interpone el recurso ordinario y, ulteriormente, el recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia. Ambos recursos permitirán al solicitante rebatir las consideraciones del Organo administrativo, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, en punto a la confundibilidad. Si bien el tiempo de resolución de los mismos, puede hacer ineficaces los ulteriores actos de concesión.

De todos modos, me permito destacar la inseguridad jurídica que existe en este campo. Una marca que ha sido inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas, después de haber salvado tanto el examen de oficio por parte de la Oficina, como las correspondientes oposiciones de terceros, puede verse rechazada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, como denominación para identificar una especialidad farmacéutica. En este caso, el principio de seguridad jurídica se ve seriamente afectado. De ahí que sería deseable que se modificase la legislación, para armonizar las normas de la Ley de Marcas con las normas de la Ley del Medicamento.

La segunda prohibición establecida en el Art. 16 de la Ley del Medicamento concierne a las marcas engañosas. Y la misma coincide -esencialmente- con la prohibición del Art. 11.1 letra f), de la Ley de Marcas. Conviene recordar, que el Art. 16, párrafo 2º, de la Ley del Medicamento, prohibe que se registren como marcas aquéllas que induzcan a error sobre las propiedades terapéuticas del producto o bien sobre la naturaleza de la especialidad. A pesar de esta circunstancia, las críticas contra este párrafo 2º se han dejado notar. A la hora de examinar si una denominación de un medicamento puede resultar engañosa -se advierte- el correspondiente organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo no posee la experiencia ni la pericia acumulada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por otro lado, también se indica que resulta una incongruencia que si una denominación de una especialidad farmacéutica ha superado con éxito el examen, para constituir una marca, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, no supere el ulterior examen, por parte del Organismo competente del Ministerio de Sanidad y Consumo.

A modo de conclusión, cabe efectuar dos importantes consideraciones. La primera de ellas es la necesidad de armonizar la Ley del Medicamento y la Ley de Marcas, para evitar estas disfunciones que se producen a los laboratorios y empresas farmacéuticas, a la hora de solicitar sus marcas. La segunda es que debería existir una mayor cooperación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, para ayudar a salvar estos escollos.

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